“FTO(Freedom to Operate, 자유실시 분석)”는 특정 기술이나 제품을 상업적으로 활용할 때 제3자의 특허권을 침해할 가능성이 있는지 사전에 검토하는 과정입니다. 쉽게 말해, 개발 중인 기술이 다른 회사의 특허를 침해하지 않고 '자유롭게' 시장에서 사용할 수 있는지 확인하는 작업입니다.

 

바이오제약 분야의 기술이전에서 글로벌 제약사는 FTO 분석을 필수적으로 요구하며, 그 이유는 다음과 같습니다:

  - 법적 위험 감소: 특허 침해 소송은 수백만 달러의 비용과 제품 판매 금지로 이어질 수 있음

  - 투자 의사결정의 기초: 특허 침해 위험이 높은 기술은 아무리 혁신적이라도 가치가 낮게 평가됨

  - 협상 필수 요소: 대부분의 기술이전 협상에서 가장 먼저 검토되는 핵심 사항

  - 시장 진입 가능성 확인: 실제로 제품을 출시할 수 있는 시장을 파악하는 데 필수적

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많은 분들이 "특허 등록을 받았으니 이제 걱정할 게 없다"고 생각하시지만, 자신의 특허가 등록되었더라도 다른 제3자의 유효 특허를 침해할 가능성은 여전히 존재합니다. 즉, 등록 특허 보유 여부와 FTO 분석은 별개의 문제입니다.

따라서 기술 상용화나 기술이전 협상에 앞서 제3자 특허의 존재 여부를 독립적으로 분석하는 것은 필수적이며, 이러한 이유로, FTO 분석은 단순한 절차가 아닌, 기술 상용화를 위한 핵심 전략으로 반드시 선행되어야 합니다.

 

🔑 4단계로 살펴보는 FTO 분석 과정

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1️⃣ 특허 조사를 통한 관련 특허 확인

  - 기술 요소 분석: 대상 기술을 핵심 요소별로 분해하여 검색 키워드 설정

  - 관련 특허 검색: 목표 시장에서 유효한 특허 검색

  - 경쟁사 특허 파악: 주요 경쟁사의 특허 포트폴리오 분석

  - 특허 청구항 분석: 특허의 보호 범위를 결정하는 청구항 검토

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2️⃣ 특허 회피 전략(Design Around) 검토

  - 기술적 대안 검토: 기존 특허를 피할 수 있는 대체 기술 가능성 분석

  - 만료 특허 활용: 이미 만료된 특허 기술 활용 방안 검토

  - 특허 만료 시점 분석: 핵심 특허의 만료 시점 파악으로 시장 진입 타이밍 계획

  - 회피 설계 방안: 제형, 투여 경로, 생산 방법 등 변경을 통한 특허 회피 검토

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3️⃣ 특허 소송 및 분쟁 가능성 분석

  - 소송 이력 조사: 관련 기술 분야의 특허 소송 사례와 특허권자의 소송 성향 분석

  - 선행기술 조사: 특허의 유효성을 약화시킬 수 있는 선행기술 검토

  - 잠재적 분쟁 예측: 어떤 기업과 어떤 특허로 분쟁 가능성이 있는지 예측

  - 대응 전략 수립: 잠재적 분쟁에 대비한 법적, 기술적 대응 방안 마련

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4️⃣ 국가별 특허 등록 현황 분석

  - 국가별 심사 차이 고려: 같은 특허라도 국가마다 등록 여부와 권리범위가 다를 수 있음

  - 권리범위 차이 분석: 주요 시장 국가에서 특허의 실제 보호 범위를 개별적으로 검토

  - 국가별 대응 전략: 특정 국가에서 침해 위험이 높다면 해당 국가에 특화된 전략 수립

  - 전략적 시장 진입 계획: 특허 보호 강도에 따른 시장 진입 우선순위 결정

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🚀 기술이전 협상에서 FTO 분석의 중요도

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  - 협상 성패 좌우: FTO 분석 결과는 협상 성공 여부를 결정하는 핵심 요소입니다. 많은 협상이 FTO 이슈로 초기에 중단됩니다.

  - 실사 핵심 요소: 기술이전 실사 과정에서 가장 많은 시간이 소요되는 부분으로, 철저한 준비가 필요합니다.

  - 협상력 강화: 명확하고 철저한 FTO 분석은 기술 제공자의 협상력을 크게 향상시킵니다.

  - 계약 조건 영향: FTO 분석 결과는 로열티 비율, 선급금, 마일스톤 등 계약 조건에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

🎯 FTO 분석을 위한 실용적 조언

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✔ 협상 전 철저한 준비

  - 전문가 활용: 특허 변리사와 기술 전문가 협업을 통한 종합적 분석 수행

  - 실사 대비: 기술이전 실사 과정에서 예상되는 FTO 관련 질문에 대한 답변 준비

  - 시간과 비용 고려: 철저한 FTO 분석에는 3-6개월의 시간과 상당한 비용 필요

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✔ 특허 회피 및 협력 전략

  - 기술 최적화: 경쟁사 특허 청구항을 벗어나는 방향으로 기술 최적화

  - 라이선싱 고려: 필요시 핵심 특허에 대한 라이선스 확보 방안 검토

  - 협력 가능성: 특허 장벽이 높은 경우 특허권자와의 공동 개발 또는 협력 모색

 

📌 결론: FTO 분석은 바이오제약 기술이전 성공의 필수 조건입니다.

​✔ 특허 등록만으로 모든 위험에서 자유로운 것은 아닙니다. 내 기술이 특허 등록을 받았더라도, 여전히 제3자의 유효 특허를 침해할 가능성은 존재합니다. 따라서 등록 여부와 무관하게 FTO 분석은 별도로 반드시 수행되어야 하며, 이 점을 간과하면 향후 심각한 법적 리스크로 이어질 수 있습니다.

✔ 바이오제약 분야의 기술이전에서 FTO 분석은 성공을 좌우하는 결정적 요소입니다.

✔ 기술의 과학적 우수성만큼 중요한 것이 상업적 자유도이며, 철저한 FTO 분석은 기술이전 협상에서 기술 보유자의 입지를 크게 강화합니다.

✔ 비용이 들더라도 기술이전 준비 단계에서부터 전문적인 FTO 분석에 투자하는 것이 장기적으로 훨씬 경제적인 선택입니다.

 

​[블로그] 바이오 제약 기술이전 성공을 위한 4단계 FTO 분석 전략|명진특허법률사무소